申請專利前，你該評估選擇專利？或營業秘密？
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- 發佈：2022-08-03
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- 作者：協弈法律事務所
專利權的核准，可為所申請的技術取得經濟上的保障，然而，受到保護的代價，是專利法要求公開技術內容。與專利不同，營業秘密重視技術的秘密性，可在公司的技術洩漏時，以侵害營業秘密為由，向法院提出告訴。
一、申請專利要件：充份技術揭露、可據以實現
專利法的目的，一方面在保護創作，另一方面，乃是藉由讓大眾周知現有的專利，促進產業發展出更進步的技術，以達良性競爭。
專利的申請，通常在說明書的開頭會敘述「專利的技術內容」，而經濟部智財局在審查時，會就說明的內容，檢查符不符合「可據以實現」這個要件。所謂可據以實現，即是「所屬技藝領域中具有通常知識者」，透過專利公開說明書，就可以作出這樣的技術。
以經濟部智財局公布之110年7月1日施行版，專利審查基本𢑥編，其中，第12章的電腦軟體相關發明，針對發明專利實體審查舉例，可具以實現要件案例1-2——運用 深度神經網路 之 不動產 經紀人 媒合 系統——的「申請範圍」為例，其載：
（這套系統是）一種運用深度神經網路之不動產經紀人媒合系統，其包含：
一資料庫，其儲存一客戶資料、一不動產物件資料及一經紀人資料，且將複數已成交案件中之客戶資料及不動產物件資料，與經紀人資料互相標注，以作為一訓練樣本資料；以及
一深度神經網路模組，與該資料庫相連結，將該複數已成交案件之該客戶資料及該不動產物件資料作為該深度神經網路模組之輸入層資料，並將標注之該已成交案件之經紀人資料作為輸出層資料，以訓練該深度神經網路模組；
藉由將任一客戶名單及不動產物件資料輸入該被訓練完成之深度神經網路模組，以確定對應於該客戶名單及該不動產物件之經紀人資料。
在「說明內容（摘錄）」的部分，其言：
本發明提供一種運用深度神經網路之不動產經紀人媒合系統，其包含有資料庫，其儲存有客戶資料、不動產物件資料及經紀人資料。
將複數已成交案件中之客戶資料及不動產物件資料，與經紀人資料互相標注，以作為訓練樣本資料來訓練深度神經網路模組，讓訓練完成後的深度神經網路模組可以針對任一客戶、任一不動產物件及任一經紀人進行最佳配對，提高不動產交易成功的可能性…。
觀察可知，這份申請書，「申請範圍」和「說明內容」基本上大同小異，其說明的內容，並未「充份揭露」所用技術。換言之，深度神經網路，作為一種大數據分析的工具，在大數據的領域中，操作神經網路分析的人士，基本上都知道必須要有資源庫、儲存客戶資料、將資料作為訓練樣本、建立模組，問題是，如何將模組最佳化？這才是應當揭露的技術內容，而不是重複「所屬技藝領域中具有通常知識者」都知道的事。
所謂模組的最佳化，就如同「說明內容」最後一行所言及「提高不動產交易成功的可能性」，這才是這套「不動產 經紀人 媒合 系統」的價值所在。然而，今天假設說明書有揭露「提高可能性」如何操作，一旦公開，將使技術方法喪失秘密性的結果，是可想而知。所以，在申請專利前，發明的人應該評估，是否要走專利的申請這條路？或是將這項技術當作營業秘密？
二、營業袐密的核心條件：秘密性
依據營業秘密法第2條：
「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」
針對第一個條件，「一般涉及該類資訊之人」與專利法所言「所屬技藝領域中具有通常知識者」概念類似，在《106年度民營上更（一）字第 2 號民事判決》中，法院的見解，即「營業秘密法第 2 條規定之營業秘密，須能產生較先前一般配方或成分無法預期之較佳功效。」
其中，「無法預期之較佳功效」這個要件，主要是用在專利申請時，對於「所屬技術領域中具有通常知識之人」而言，如果無法以先前技術為基礎，輕易完成專利所揭露的技術時，則認定該項技術具有「進步性」。
而這項判斷標準，在上述《106年民事判決》中，被法院引用來判斷是否符合形成營業秘密的第一個條件。但是也有不認同這個判斷標準的，智財局110年4月的月刊，《營業秘密經濟價值要件的判斷標準》一文中，即針對這個問題做討論。
由上述月刊指出「在營業秘密的構成要件中，秘密性是最重要的核心要件。不具秘密性則該資訊根本就不該當營業秘密的保護客體。」可知，營業秘密在保護技術的制度設計上，與專利權要求「充份揭露技術」的面向不同，誠如文中言道：（某項技術是否形成營業秘密）無法以「欲申請的技術」與「公開之先前技術」相比「沒有」具備「無法預期的功效」，來反證其「不具有秘密性」。
小結，專利的基本要件為「充分技術揭露、可據以實現」，在專利說明書裡，應當將欲申請的技術，與先前已有的技術互相比較，看欲申請的技術是否具備「進步性」，所謂進步性，指「（專利）所屬技術領域中具有通常知識之人」無法以先前技術為基礎，輕易完成專利所揭露的技術，而要完成這項要件的審查，專利技術的充分揭露，有其必要。再者，營業秘密要求技術須擁有「秘密性」，所謂秘密性，指「非一般涉及該類資訊之人所知」，而「秘密性」和「進步性」的要求，在實務見解上有歧異，二者不全然等同。
